Die Beweislastverteilung im Markenrecht („Converse-Schuhe“)

Der BGH hat in zwei Verfahren über Fragen der Beweislast entschieden. Der BGH musste sich damit auseinandersetzen, ob ein Händler Originalmarkenwaren oder Produktverfälschung vertrieben hat und ob die Waren – soweit es sich um Originalmarkenwaren handelt – vom Markeninhaber in Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind (Urteil vom 15. März 2012, Az.: I ZR 52/10  und I ZR 137/10).

A. Das erste Verfahren

Sachverhalt:

Die Klägerin im ersten Verfahren ist die in den USA ansässige Converse Inc. Sie handelt und vertreibt sportliche Freizeitschuhe, die unter dem Namen „Converse All Star Chuck Taylor“ bekannt sind. Zudem ist die Klägerin auch Inhaberin der Marke „Converse“. Die Beklagte ist Händlerin von Sportschuhen und vertreibt ihre Schuhe an verschiedene Handelsgruppen. Im Jahr 2008 hatte ein Verbrauchermarkt in Solingen Schuhe von der Beklagten angeboten, die mit der geschützten Marke der Klägerin versehen waren. Die Klägerin hat dann behauptet, dass die verkauften Schuhe in Wahrheit Produktfälschungen sind und die Beklagte daraufhin auf Unterlassung in Anspruch genommen. Die Beklagte wiederrum erwiderte, dass die von ihr gelieferten Schuhe mit Zustimmung der Klägerin in Europa in den Verkehr gebracht worden seien, so dass eine Erschöpfung des Markenrechts eingetreten sei.

Entscheidung:

Der Klage wurde zunächst vom LG Stuttgart im Wesentlichen stattgegeben. Das OLG Stuttgart hat die Klage wiederum abgewiesen. Der BGH hat das Urteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Fest steht vorliegend, dass die Beklagte i.S.v § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für ihre angebotene Ware identische Zeichen wie die der Klägerin verwendet hat und diese Zeichen markenrechtlich geschützt sind. Es handelt sich somit grundsätzlich um eine Markenverletzung, es sei denn, die Ware ist Originalmarkenware, die von der Klägerin als Markeninhaberin oder mit ihrer Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden ist.

Vorliegend sind diese Umstände aber ungeklärt. Grundsätzlich ist in so einem Fall der Beklagte beweispflichtig, d.h. er muss den Gegenbeweis erbringen. Dies setzt allerdings voraus, dass der Inhaber der geschützten Marke, der eine Produktfälschung geltend macht, seine Behauptungen durch bestimmte Anhaltspunkte usw. auch rechtfertigen muss und kann.  Im vorliegenden Streitfall hat die Klägerin dies getan.

Der Vorwurf einer Markenrechtsverletzung ist jedoch nur dann statthaft, wenn der Erschöpfungsgrundsatz nicht greift. Die Beweislast dafür, dass die Marke erschöpft ist, trifft den Beklagten. Aus § 24 Absatz 1 ergibt sich:

„Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.“

Allerdings gilt diese Beweisregel nicht, wenn der Inhaber einer Marke ein bestimmtes Vertriebssystem errichtet hat, das den grenzüberschreitenden Weiterverkauf der Waren im Binnenmarkt – also Parallelimporte – verhindern kann und die Gefahr einer Marktabschottung besteht, sollte der Händler seine Lieferkette offenlegen müssen.

In so einem Fall besteht die Möglichkeit, dass der Markeninhaber bei einer Offenlegung der Lieferbeziehungen auf den Vertragshändler mit dem Ziel einwirken kann, Lieferungen an außerhalb des Vertriebssystems stehende Händler künftig zu unterlassen. Der BGH hat im vorliegenden Streitfall entschieden, dass dies nicht der Fall ist und auch keine Anhaltspunkte dafür bestehen.

Der BGH hat im Ergebnis die Rechtsstreitigkeit an das Berufungsgericht zurückverwiesen, weil nicht geklärt ist, ob es sich um Originalmarkenware handelt oder nicht, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist und das Berufungsgericht muss die dazu erforderlichen Feststellungen treffen.

B. Das zweite Verfahren

Sachverhalt:

Die Klägerin ist die ausschließliche Vertriebsgesellschaft der Converse Inc. in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie betreut etwa 2000 Kunden. Die Beklagte wiederum gehört zu den weltweit größten Handelskonzernen. Die Beklagte verkaufte im August 2006, Januar und August 2007 sowie im Januar 2008 in ihren Einkaufsmärkten original „Converse-Schuhe“. Die Klägerin macht geltend, dass die Schuhe ursprünglich von der Converse in den USA in den Verkehr gebracht worden sind und sie deren Vertrieb in Deutschland oder einem anderen EU-Mitgliedsstaat nicht zugestimmt hatte. Die Beklagte macht im Gegenzug geltend, dass Converse die Schuhe im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht hat, weil die Schuhe von einer slowenischen Firma stammen, die von der Converse Inc. ermächtigt worden ist. Die Klägerin hat daraufhin die Beklagte wegen des Angebots der Schuhe abgemahnt.

Entscheidung:

Das LG hat in seinem Urteil der Klage der Vertriebsgesellschaft im Wesentlichen entsprochen. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Der BGH hat dieses Urteil hinsichtlich des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs der Klägerin bestätigt.

Auch im vorliegenden Verfahren steht fest, dass die Beklagte im geschäftlichen Verkehr mit der Marke identische Zeichen für identische Waren verwendet hat, obwohl die Marke markenrechtlich geschützt ist. Für das Inverkehrbringen der Originalmarkenware im Europäischen Wirtschaftsraum ist im Streitfall die Beklagte grundsätzlich beweispflichtig, weil eine tatsächliche Gefahr der Marktabschottung nicht bestehe. Die Beklagte hatte erklärt, dass die Ware eben von einem slowenischen Vertriebspartner der Markeninhaberin stamme, der schon vor dem in Rede stehenden Erwerb der „Converse-Schuhe“ durch die Beklagte aus dem Vertriebssystem der Markeninhaberin ausgeschieden ist und daher bestehe keine Möglichkeit für die Markeninhaberin, auf ein künftiges Lieferverhalten dieses ehemaligen Vertriebspartners einzuwirken und dadurch die Märkte der Mitgliedstaaten gegeneinander abzuschotten. Jedoch konnten die Voraussetzungen der Markenerschöpfung gemäß § 24 MarkenG vorliegend nicht angenommen werden, weil die Beklagte nicht den erforderlichen Beweis dafür erbringen konnte, dass der slowenische Vertriebspartner die in Rede stehende Ware auch tatsächlich von der Markeninhaberin erhalten hat.

Urteil vom 15. März 2012 – I ZR 52/10

LG Stuttgart – Urteil vom 17. November 2009 – 17 O 714/08

OLG Stuttgart – Urteil vom 4. März 2010 – 2 U 86/09

GRUR-RR 2010, 198

und

Urteil vom 15. März 2012 – I ZR 137/10

LG Hamburg – Urteil vom 30. Oktober 2008 – 327 O 569/07

OLG Hamburg – Urteil vom 7. Juli 2010 – 5 U 246/08